Posted on / by Luca Schino

Davidoff/gofkid Apre La Strada Ad Una Protezione Estesa Per I Marchi Notori

Davidoff/Gofkid apre la strada ad una protezione estesa per i marchi notori

L’Articolo 5(2) della Direttiva sui marchi prevede una tutela estesa per i marchi che godono di notorietà nei conflitti con marchi successivi simili registrati per prodotti non simili. Rifiutando un’interpretazione letterale della norma, la Corte di Giustizia Europea ne ha esteso l’applicazione anche ai casi in cui i prodotti coperti dai marchi in conflitto siano simili.

Il caso Davidoff/Gofkid è una delle poche occasioni in cui la Corte di Giustizia Europea (CGE) ha scelto, nella sentenza, di non seguire le conclusioni suggerite dal proprio Avvocato Generale. L’origine della causa di fronte alla CGE era il procedimento intentato dinanzi ad un tribunale tedesco dal titolare del marchio Davidoff contro il titolare dal marchio successivo Durffee che utilizza la stessa grafia e, in particolare, le lettere «D» e «ff» nella forma caratteristica del marchio Davidoff.

Il tribunale tedesco aveva stabilito che i due marchi erano simili, che venivano utilizzati per prodotti simili, e che il marchio Davidoff godeva di notorietà in Germania.

La domanda rivolta alla CGE nella causa C-292/00 era, in sostanza, se gli Articoli 4(4)(a), e 5(2) della Direttiva sui marchi debbano essere interpretati nel senso che prevedono una tutela specifica per i marchi che godono di notorietà anche quando il marchio successivo è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio anteriore.

Nelle sue conclusioni (vedi notizia sull’argomento), l’Avvocato Generale Jacobs era stato del parere che il criterio da applicare è il rischio di confusione, e aveva suggerito una risposta negativa al quesito.

Nella sentenza emessa il 9 gennaio 2003, la CGE esprime una posizione opposta. L’Articolo 5(2) deve essere interpretato non esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell’economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. Non si può fornire di tale norma un’interpretazione la quale comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. La decisione conseguente è stata che le norme comunitarie prevedono una tutela specifica a favore di un marchio registrato che goda di notorietà anche quando il marchio successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è usato per prodotti o servizi identici o simili.

L’importanza di questa sentenza è evidente. Essa solleva però il problema di una sua applicazione uniforme da parte dei tribunali nazionali europei, ponendo di conseguenza la questione dell’opportunità di una modifica del testo della Direttiva stessa.

Per un’analisi dettagliata della sentenza, vedi La sentenza Davidoff/Gofkid di Fabio Angelini.

16 gennaio 2003